法律相談

一応、弁理士の端くれであるので、私のところに法律相談を持ち込まれることがあります。

今日は、その中の一例をご紹介。
開発から受けた質問です。

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最後の拒絶理由通知を受けた際に補正をしたら、補正却下された上で、拒絶査定となってしまった。
何で拒絶査定だけではなて、補正却下も付いてるの？

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この質問の背景には、実務上、最後の拒絶理由通知を受けた際に補正をして拒絶査定を受けても、補正却下はされないことが多い（むしろまれ）ということがあります。
なので、この開発の方は補正却下がイレギュラーな処置だと感じたみたいです。

それに対する私の回答。

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補正却下については特許法53条に規定されており、関連した部分を要約すると、最後の拒絶理由通知時等にした補正は、その補正が特許法17条の2第3項～6項の要件を満たしていないと補正却下される、という内容になっている。

特許法17条の2第3項～6項の要件のうち、特に最後の拒絶理由通知時の補正に関係するのは、17条の2第5項及び6項であり、その内容は以下のよう。

最後の拒絶理由通知の際の補正は、通常の補正要件（補正は出願時の明細書の開示の範囲内でしなければならない）に加え、以下の4つの場合に限られる。
①請求項の削除
②特許請求の範囲の減縮（ただし、発明特定事項の限定であって、補正前の発明と産業上の利用分野及び解決課題が同一でなければならない）
③誤記の訂正
④明瞭でない記載の釈明

このうち、②特許請求の範囲の減縮の場合の補正は、補正後の発明が独立して特許を受けられるものでなければならない（独立特許要件）。
つまり、補正後の発明に進歩性等がなければ、その補正は補正却下されうることになる。

最後の拒絶理由通知時の補正に対して、審査官が拒絶査定をするということは、補正後の発明でも進歩性等の拒絶理由が解消していないと審査官が判断しているわけだから、その補正は独立特許要件を満たさず、補正却下されるべきものであるということになる。
ただ、上述した様に、実際の審査ではそこまで厳密な運用がされていないので、審査官によっては補正却下無しで拒絶査定を出しているというのが実情。
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もしかすると、これは私の担当分野（材料）に限った話で、他の分野はきっちり補正却下を出してくるんですかね？