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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2008/08/06 (Wed)
先輩から聞いた話です。
(ちょっと、専門的な話になってしまいます)

ある特許出願の拒絶理由通知で、請求項1は進歩性違反の拒絶理由がきて、請求項2は許可されました。
そこで、請求項1を削除し、新たな独立クレームを請求項1に加える補正をしました(以下、これを請求項1’とする)。
請求項2(こちらも独立クレーム)はそのままにしました。

その後、最後の拒絶理由通知で、請求項1’と請求項2は単一性違反(37条)で、請求項1’のみが審査され、請求項1’は進歩性違反であるということが言われました。

ここで、その最後の拒絶理由通知の対応が問題になりました。
先輩は請求項1’はあまり取る必要が無いので削除しようとしたのですが、ふと疑問を感じたのです。

「2回目の審査で審査されていない請求項2を残していいのだろうか?」と。


この話を先輩にされた時、しばらく考え込んでしまいました。
請求項1’を削除する、で問題無い気がするのですが、2回目で審査されていないというのが妙に引っかかるんですよねぇ・・・。

結局、冷静に考えると、「請求項1’を削除する」でOKなんですよね。
請求項1’を削除すれば、単一性違反と請求項1’の進歩性違反という最後の拒絶理由は解消します。
従って、普通の審査に戻って、元の請求項2について審査がされ、新たに拒絶理由が発見されない限りは特許査定になるはずです。

多分、シフト補正の話と混同してたから、気持ち悪かったんだと思います。(※1)

意外と実務でも思いもよらない事態が起きるもんですね。
法律の専門家の端くれとして、ちゃんとしたアドバイスができるようになりたいです。


※1 この件は少し前の出願なので、シフト補正は適用されません。仮に適用があった場合を考えると、1回目の拒絶理由後の補正がシフト補正にあたって、その旨の最後の拒絶理由が来るはずです。
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無題
最後の注釈を読むまで、シフト補正じゃん、って思いました。
やし 2008/08/06(Wed)19:45:57 編集
無題
しかし、まだシフト補正が禁止されているようなOAはほとんど存在しないのでしたね。
NONAME 2008/08/06(Wed)19:51:11 編集
シフト補正はこれから
やしさん
コメントありがとう!
それは最初に書いとくべきでしたね・・・。
ちなみにシフト補正は平成19年4月1日施行で、施行日以降の出願に適用されます。
それ以降に出願してかつすぐに審査請求した出願ってのはなかなか無いですよねぇ。
UME(管理人) 2008/08/07(Thu)06:57:44 編集
許可クレームに単一性違反?
たまたま、通りかかりました。
昔の話題に今頃コメントするのは申し訳ありませんが、どうしても腑に落ちないことがあるので。
請求項2は、すでに審査されて許可クレームなのですよね?

すると、
>請求項1’と請求項2は単一性違反(37条)
ということはあり得ないのではありませんか?

単一性違反の拒絶理由は、「審査対象としない請求項」を出願人に通知するものです。
請求項2はすでに審査されて許可されていますので、単一性違反とされる理由はありません。

ですので、最後の拒絶理由は請求項1’だけにかかるはずですが。
(もちろん、37条違反はなしで)
通行人 2013/11/11(Mon)18:09:48 編集
無題
通行人さん

こんな古い記事までコメント頂きありがとうございます。
(自分でも完全に忘れていました)

たしか、これは実際にあった事例ではなく、架空のケースを想定した話だったような覚えがあります。
一応、単一性の審査基準の「3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」(1)~(4)あたりの手順に従って機械的に判断すると、上記記事のような結論になったかと思います。
ただ、おっしゃるように請求項2は前の拒絶理由通知ですでに審査されているので、実際にはおこり得ない話のような気がします。
UME 2013/11/15(Fri)23:42:02 編集
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