米国特許の法改正について

近頃は、すっかり知財色の薄くなっているこのブログですが、久しぶりに特許関係の記事でも書いてみます。

9月16日に、オバマ大統領が米国特許法改正案「Leahy-Smith America Invents Act」に署名しました。

巷で報道されているように、これによって、アメリカは、先発明主義から先願制度に移行します。

それ以外にも、色々と改正点があり、かなり大規模な改正となるようです。

ネットで調べてみると、創英特許事務所のHPに改正法の概要がまとめられていたので、リンクを貼っておきます。

［特許］米国特許法改正

また、改正法の原文はこちらです。（pdfファイル）

Leahy-Smith America Invents Act

各改正法の施行日は、こちら。（pdfファイル）

America Invents Act: Effective Dates


正直なところ、まだ改正の内容をしっかり把握してないんですが、個人的には、Post-grant Review（特許付与後レビュー）が気になります。

これは、特許付与から9か月以内に、異議申し立てを申立することができるというものですが、まず気になるのが、改正後も存続する査定系のReexaminationとの使い分けについてです。
（ちなみに、当事者系のReexaminationは、Inter partes reviewの導入に伴って廃止）

それから、この付与後レビューの制度が入ったことによって、異議申し立てがらみの仕事がかなり増えるんじゃないかなと。

現状では、ヨーロッパに異議申し立て制度があり、私も何件かやったことがあるのですが、結構大変です。

文章はほとんど英語だし、相手も長々と反論し来るので異議が長期化するしで、異議1件当たりにかける労力が結構なものになります。

また、これは職場の先輩の談ですが、かつて日本にあった異議申し立て制度が廃止になったときに、仕事が一気に減ったそうです。
つまり、日本に異議制度があったころは、それへの対応が仕事の結構な割合を占めていたみたいです。

そんなわけで、異議への対応するには非常に労力を要するものであるので、アメリカに異議申し立て制度が導入されたことで、知財部に凄まじい負荷がかかってくるのではないかなと心配してたりします。


今後も改正法の影響を、注意深く見守っていく必要がありそうですね。


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平成23年度法改正について

最近、仕事で法改正についてまとめる機会があり、色々と調べています。

今日は、その情報収集をするために、LECの水道橋校まで、「どんと来い！法改正」という公開講座を聴きにいってきました。

講師は宮口先生。

受験生時代にお世話になったので、懐かしいなぁと思いつつも、実はリアルで見るのは初めてでした。
やはり、先生のしゃべりは、迫力があるし、おもしろい！
（独特のイントネーションとか（笑））

その講義の内容も含めて、法改正の要点をチラッとまとめておきます。
なお、特に断りが無い場合、条文の番号は改正後のものに対応しています。


1．新規性例外適用（30条）

以前よりも新規性例外の適用の範囲が拡大され、特許を受ける権利を有する者の行為に起因するものであれば、新規性例外の適用が受けられるようになりました。
（ただし、公報に掲載された場合を除く。）
これで、適用の範囲が意匠法と同じようになりました。


2．冒認出願や共同出願違反があった場合の特許権移転請求（74条）

冒認出願や共同出願違反があった場合に、特許を受ける権利を有する者が、特許権の移転を請求できるようになりました。
なお、この改正には、ゴミ処理装置事件（最高裁判決 平成9(オ)1918）が背景にあるそうです。

また、これによって、冒認出願等の事情を知らずに実施等をしていた元特許権者や専用実施権者などが、上記の特許権移転後も、通常実施権を有するという、79条の2が新設されました。

また、冒認出願や共同出願違反による無効審判請求は、特許を受ける権利を有する者のみ可能となりました（123条2項）。

ただし、104条の3では、利害関係人であっても、冒認出願や共同出願違反を主張することができます（104条の3第3項）。

3．通常実施権者の当然対抗用件（99条）

通常実施権者は、特許権移転後の第三者に対して、当然対抗できるようになりました。 これに伴って、通常実施権権の登録制度（現行特許法99条2項、3項）が廃止になりました。
また、仮通常実施権についても、同様の改正がされました（34条の5）。

なお、この改正については、民法の一般原則からすると例外的な規定となります。
（ただし、米国などの諸外国の法律では、登録が無くても第三者に対抗可能。）

また、特許権を譲り受ける人がどうやって通常実施権者の存在を知るか、通常実施権者が特許移転後の特許権者に対して、通常実施権を受けていることをどうやって証明するかなど、今後色々と問題が起こりそうです。


4．訂正審判（126条2項）

現行の特許法では、無効審判の審決取消訴訟の訴えから90日以内に訂正審判を行うことが可能ですが（現行特許法126条2項）、裁判所と特許庁とのキャッチボールを無くすという観点から、上記期間においても訂正審判が請求できないことになりました。

これに伴って、審決取消訴訟の訴えから90日以内に訂正審判を行った場合の差し戻しに関する規定（現行特許法134条の3第2項～5項、181条2～4項）が削除されました。

また、訂正審判及び訂正請求が、請求項ごとに行うことができるようになりました（126条3項、134条の2第2項）。
（これには、発光ダイオードモジュール事件（最高裁判決 平19年（行ヒ）318）がからんでるとのことです。）


5．一事不再理（167条）

現行の特許法では、無効審判等の審決の登録があった場合、何人も同一事実及び同一証拠に基づいて審判請求ができなくなっていました（いわゆる一事不再理）。
しかし、改正後は、当事者及び参加人以外であれば、同一事実及び同一証拠に基づく審判請求が可能になりました。
その背景としては、現行の特許法167条は、憲法違反（憲法32条の裁判を受ける権利）に違反しているとの指摘があるためだそうです。


というわけで、平成23年度法改正は、関連条文も含めて、かなり大規模な改正になる模様です。

弁理士受験生にとっては、今回の法改正が来年度の試験範囲に含まれるか否かが、かなりの死活問題ですが、施工日はまだ未定です（2011年7月31日現在）。

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明細書のストーリーとは？2

前回、明細書のストーリーについて書いたら、意外と反響があったので、もうちょっと追記してみたいと思います。

前回私は、ストーリーは、化学系に特有なもの、というスタンスで記事を書きました。
しかし、他の人の意見を聞いてみると、実はその他の分野（メカや電気等）においても、ストーリーは重要であるみたいです。

明細書にストーリーをしっかり書くということは、発明の効果が発生するメカニズムを丁寧に説明することになります。
そうすることで、明細書の読み手（審査官等）に発明の内容を理解しもらい易くなり、発明のポイントが伝わるというメリットがあるというわけです。

そう考えると、確かにストーリーを書くというのは、化学系に限らず、おそらく全ての技術分野において大切なことであると言えそうですね。


それじゃあ、何故私が、ストーリーを書くということが、あたかも化学系だけの特別な慣習であると感じてしまったのか・・・。

それについて考えてみると、どうも、ポイントは３つあるようです。


①他の分野に比べて、発明発生のメカニズムを１００％検証することが困難な場合が多い。

例えば、メカの発明であれば、モノの構成を決めれば、それによる作用効果というのが大体決まってきます。
（ここの機構がこう動いて、この部材がこうなるから、こういう効果が発生する、みたいな。）

一方、化学の方は、メカニズムを説明しようとすると、どうしてもミクロレベルの話になってきてしまって、なかなか検証が難しいです。


それに加えて、
②ある構成に対する効果の予測性が、断然低い。

例えば、複数の材料から構成されるモノにおいて、同じ材料を用いたとしても、その配合比率が変われば、発明の効果が出てこない場合があります。
同様に、化合物の置換基一つが異なれば、効果が全然変わってくる可能性があるわけです。

この様に、化学系の発明では、発明の効果を確認した系から少し外れるだけで、とたんに効果の発現が怪しくなってきます。


③ストーリーによって、進歩性の主張のみならず、サポート要件までクリアしようとしている。

上述したように、通常、明細書にストーリーを書く理由は、発明の効果をしっかり理解してもらうため、つまり、進歩性をしっかり主張するためです。

これに対して、化学では、進歩性の主張のみならず、サポート要件、つまり、実施例で効果を確認していない系まで権利範囲を拡張しようという下心がある場合があります。
（100%とは言いませんが。）


この様な、化学系に特有な事情によって、ストーリーの意味合いが、他の分野と若干異なっているのかなぁというのが私の所感です。

まあ、だからと言ってストーリーを書かずに済ませるということは、なかなかできないんでしょうけどね・・・。

■関連
・明細書のストーリーとは？

明細書のストーリーとは？

たまには、特許実務の記事でも書こうと思います。

「化学系（特に材料関係の）明細書においては、ストーリーが重要である！」という話です。

メカとか電気系の発明を担当している人にこの話をすると、ハァ？という顔をされます（笑）
そもそも、そこら辺の分野では、ストーリーという概念があまり無いみたいですからね。

ちなみに、ここでいう「ストーリー」とは、発明の効果が発生する（推定）メカニズムを（もっともらしく）説明する筋書きのことです。


化学系明細書でストーリーを重視するのには、以下の様な背景があります。

化学系の発明において、材料やら製法やらでクレームを規定すると、どうしてもクレームの範囲が狭くなったり、検証性が無くなったりしてしまします。
そこで、化学系のクレームでは、パラメーター（数値限定）による規定がしばしば用いられます。

しかしながら、このパラメーター発明は、実際に実施例で効果が確認されている態様以外のもの（全く別の材料を使っていたり、製法が異なっていたりする）にまで、権利範囲を拡張しようとするもので、当然36条の拒絶理由を受け易くなります。

これに対しては、色んな材料や製法についても実験を行って、実施例を目いっぱい充実させるという手もありますが、限度があるし、手間もかなりかかってしまいます。

そこで、記載不備をクリアするために、クレームの範囲と実施例でサポートしている範囲の乖離をなんとか埋めれないかと考えた末、「ストーリー」という概念が考案されたのです。

発明の効果が発生するメカニズムを明細書に書いておいて、且つそれがある程度もっともらしいものであれば、多少実施例が心もとなくてもなんとか記載不備を受けずに済むだろう、という考えです。

化学系明細書でストーリーを重視するのには、この様な事情があるのです。


もしかしたら、私が知らないだけで、メカや機械系の明細書作成においても、ストーリーは重要なのかもしれませんが、やはり、メカや機械系のストーリーと化学系のストーリーとでは大きな違いがあります。

それは、化学系の明細書におけるストーリーは、「十中八九、胡散臭い」ということです(笑)

やはり、ミクロレベルで分子だの粒子だのの挙動がどうなっているかなんて、なかなかきっちり検証することが難しいですからね。
最近の審査では、ストーリーでサポート要件を補うことが難しくなってきており、厳しい審査官には「（明細書中のストーリーが）想像の域を出ない」と指摘されることもあります。


そんなわけで、私は最近、このストーリーというものについて疑念をもっています。

一生懸命ストーリーを考えたとして、それが本当に役に立つのかと。

逆に万が一ストーリーが事実と異なっていた場合に、それを盾に権利行使を逃れられたりする可能性もあるわけですし・・・。

ただ、自分の周りでは、ストーリーはちゃんと書こうねっていう雰囲気ではあります。

なかなか、難しい問題ですね・・・。

■関連
・明細書のストーリーとは？2

一太郎事件

しばらく更新の間が空いていましたね。
特に体調が悪いわけでもなく、仕事が忙しいわけでもなく、ただのサボり癖です（笑）

最近はというと、GWでひとしきり遊んで、先週は友人の結婚式で神戸まで行ってました。
久々に友人と会えて、ほんと楽しかったです！



さて、これだけで終わらせるのもなんなんで、また実務メモみたいなものを書いておきます。

昨日、会社の人と一太郎事件について話をする機会があったので、それのメモです。

一太郎事件（原審：平成16(ワ)16732、控訴審：平成17(ネ)10040）は、一太郎をインストールしたパソコンが、松下（現パナソニック）の特許（情報処理装置 and 情報処理方法）の間接侵害を構成するとして、松下がジャストシステムを訴えたという事件。

控訴審である知財高裁では、情報処理装置のクレームについては、ジャストシステムの行為は101条2号の間接侵害に当たるとしたものの、情報処理方法のクレームについては、101条4号の間接侵害には当たらないとした（※1）。
（ジャストシステムが行っていたのは、あくまでソフトウェアの製造等であり、パソコンの製造等をしていたわけではないため。）

結局、松下の特許は無効であると判断され、104条の3により、権利行使ができないとした。


一太郎事件は、間接侵害について判断した事件なんだよね、くらいのアバウトな知識しかありませんでした。
物クレームと方法クレームで間接侵害の成否が異なるという判断なんですね。


（※1）なお、原審では、101条2号及び101条4号のいずれの行為にも当たると判断されていた。

102条(e)について

実務メモです。

米国特許法102条(e)は、日本でいう29条の2の様な規定です。

すなわち、「発明日前の他人の出願に係り、公開された出願、または特許を取得した発明」と本願発明が同一である場合は、特許を受けられないというものです。

で、昨日知ったのが、この102条(e)のような先願も、103条（自明性）の「先行技術」になるということです。
つまり、本願出願後に公開された先願を引用文献とした自明性の拒絶がありえます。

ここらへんは、日本とは違うんですね。
かなり違和感を感じますが・・・。

なお、102条(e)には、除外規定があります。
発明時に、同一の発明者に所有されている場合や、同一人に譲渡すべき義務がある場合（ふつうは出願人同一の場合）は、その先願で拒絶されることはありません。
根拠条文は、103条(c)です。

従って、本出願の出願後に公開になった自社の先願を根拠に、102条(e)で拒絶されるという事態は、普通は起こらないということになります。