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ブログ移転しました!→ 知財部員を辞めた人のブログ < http://ume-patent.com > 社会人7年目の知財担当者がつづるブログです!2012年に大手メーカーの知財部からIT系企業の法務部に転職。知財担当者の日常や知財実務、書評、キャリアプラン等が主なネタ。
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プロフィール
c302f6a6.jpg UME(管理人)

某IT系企業の知財担当者。
社会人7年目(2013年現在)。
学生時代に一念発起して、弁理士の勉強を開始し、翌年、見事合格!
さらに翌年、大手電気メーカーの知財部に就職し、特許権利化を約5年間担当。
2012年、新天地を目指して、IT系企業の法務部に転職!
このブログを通して、知財部員の生き様が垣間見えれば幸いです。

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2010/01/16 (Sat)
昨日書いたパリ条約4条C(4)の記事について補足です。

 

コメントで、出願1と同一内容(発明A)の出願2をすることに何の意味があるの?
という質問がありました。

おっしゃる通り、普通に考えるとかなり変なことをやってますが、その裏には複雑な理由があるんです・・・。


以下、昨日の記事には書いていない背景です。

出願1の出願から1年が経つくらいに(優先権が効く期間内)、発明Aについての外国出願をするかどうかの検討をした。
その結果、発明Aは今後自社で実施する可能性が高いので、是非とも外国にも出願したいということになった。
そこで、出願1に基づくパリ優先権を主張して、外国へ出願することになった。


しかし・・・。


今一度、出願1の明細書を読み返してみると、色々とマズい個所や記載が足りない個所が見つかり、明細書の内容を大幅に変更・追記する必要があることが判明した・・・。

通常であれば、出願aの出願日から1年経過前に、国内優先権をかけて中身を修正した出願bをし、さらに出願a及び出願bに基づくパリ優先権を主張した外国出願cを行うというのが一般的である。

しかし、今回の場合は、出願1の内容を大幅な修正する必要があり、修正後のもの(出願2)は、優先権が効かないくらいに中身が変わってしまう。

また、出願1には致命的な欠陥(例えば、権利解釈に不利となる記載や、実験事実に反するデータ等)があり、出願1と出願2の間に法的な関係があると、出願2の権利解釈にむしろ悪影響を与える可能性がある。

以上の様な理由から、出願1に基づく国内優先権は主張せずに、別出願として出願2を出願することにした。
そして、出願2に基づくパリ優先権を主張して、外国出願3を行う予定である。


このとき、出願1は残したままにするか、出願取り下げをするかが問題になる。

でも、出願取り下げって、色々社内手続きを踏まなければいけないから、面倒だなぁ。
審査請求はしないという前提で、出願1を残しておくのはダメ?
やっぱり、なんかマズいかな?
(ここらへんは、完全に社内事情です・・・)


・・・と、非常に長々と書きましたが、以上が背景の全容です。

まあ、昨日も書いた通り、出願2に基づくパリ優先権が主張できなくなるので、出願1は絶対に取り下げるべきなのですけどね(パリ条約4条C(4))。

説明が分かりにくかったら、ごめんなさい。

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無題

うおー詳しい説明!謝謝!

難しいな・・・。

>以上の様な理由から、出願1に基づく国内優先権は主張せずに、別出願として出願2を出願することにした。
そして、出願2に基づくパリ優先権を主張して、外国出願3を行う予定である。

このとき、出願1は残したままにするか、出願取り下げをするかが問題になる。

・・・中略…

まあ、昨日も書いた通り、出願2に基づくパリ優先権が主張できなくなるので、出願1は絶対に取り下げるべきなのですけどね(パリ条約4条C(4))。




うーん・・・このへんがよくわからん。


おれの理解では

出願1を大幅に修正した出願2は出願1とは別物である。

だから出願1に基づく国内優先権は主張せずに別出願で出願2を行った。

出願2は出願1とは別物だから、出願2に基づく優先権を主張して外国出願3を行うときに、出願1を取り下げていようがいなかろうが優先権は認められる!

のかと思った。


出願1を大幅に修正し、かつ出願1にもとづく優先権も主張しない別出願の出願2はそれでもやっぱり出願1と「同一内容」であって「別物」ではないということなのか?


いそがしいとこ、マジごめん。
時間があればおねがい。
まーさい 2010/01/17(Sun)06:13:02 編集
無題
>まーさいさん

>出願2は出願1とは別物だから、出願2に基づく優先権を主張して外国出願3を行うときに、出願1を取り下げていようがいなかろうが優先権は認められる!
のかと思った。

確かに、そこらへんは微妙な問題だと思う。

調べたところによると、パリ条約4条C(4)における発明の同一性は、出願2のクレームに記載の事項と出願1の明細書全体を比較するみたい。

いくら、明細書の中身(発明の詳細な説明)が大幅に変更されたといっても、同じ発明Aについての出願なので、クレームは出願1と2ではほぼ同じであるのが普通。
そうすると、出願2のクレームに記載の事項が出願1の明細書中に記載されているはず。

出願1と出願2とは同じ発明についての出願であると認定されてしまう。


まあ、出願2のクレームに、出願1に書いていない事項を無理やり加えれば、同一じゃないという言い逃れはできるのかもしれないけど。

正直なところ、発明の同一性をどこまで厳密に判断するのかは、よく分からないなぁ。

ただ、パリ優先権が効かなくなるというリスクがあるのは間違いなく、出願1を残しておくメリットも少ないので、やはり出願1は取り下げるべきかと思う。

※参考資料
http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/200704/jpaapatent200704_113-114.pdf
UME 2010/01/17(Sun)23:08:00 編集
無題
なるほど、やっぱこの辺は具体的なケースに応じて色々想定しながら実務にあたっている、というかんじなんやね。うーん大変勉強になった。ありがとう!参考サイトの判例まだ見れてないけど、またじっくりみてみるわ!
まーさい 2010/01/20(Wed)23:31:26 編集
無題
なんかまたミスって二回送ってもうた。
まーさい 2010/01/21(Thu)00:49:41 編集
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