単一性違反で悩む

先輩から聞いた話です。
（ちょっと、専門的な話になってしまいます）

ある特許出願の拒絶理由通知で、請求項１は進歩性違反の拒絶理由がきて、請求項２は許可されました。
そこで、請求項１を削除し、新たな独立クレームを請求項１に加える補正をしました（以下、これを請求項１’とする）。
請求項２（こちらも独立クレーム）はそのままにしました。

その後、最後の拒絶理由通知で、請求項１’と請求項２は単一性違反（３７条）で、請求項１’のみが審査され、請求項１’は進歩性違反であるということが言われました。

ここで、その最後の拒絶理由通知の対応が問題になりました。
先輩は請求項１’はあまり取る必要が無いので削除しようとしたのですが、ふと疑問を感じたのです。

「２回目の審査で審査されていない請求項２を残していいのだろうか？」と。


この話を先輩にされた時、しばらく考え込んでしまいました。
請求項１’を削除する、で問題無い気がするのですが、２回目で審査されていないというのが妙に引っかかるんですよねぇ・・・。

結局、冷静に考えると、「請求項１’を削除する」でＯＫなんですよね。
請求項１’を削除すれば、単一性違反と請求項１’の進歩性違反という最後の拒絶理由は解消します。
従って、普通の審査に戻って、元の請求項２について審査がされ、新たに拒絶理由が発見されない限りは特許査定になるはずです。

多分、シフト補正の話と混同してたから、気持ち悪かったんだと思います。（※１）

意外と実務でも思いもよらない事態が起きるもんですね。
法律の専門家の端くれとして、ちゃんとしたアドバイスができるようになりたいです。


※１　この件は少し前の出願なので、シフト補正は適用されません。仮に適用があった場合を考えると、１回目の拒絶理由後の補正がシフト補正にあたって、その旨の最後の拒絶理由が来るはずです。

実施例で大ミス

明細書を作ってて、大ミスをかましてしまいました・・・。
教訓として、ここに書いておきます。


特許請求の範囲で、請求項１はある物の構造についてクレームしており、請求項２でそれを具体的なパラメーターで表現しているという例です。
これについての実施例の記載で、請求項２のパラメーターの数値範囲に入るものを実施例とし、数値範囲から外れるものを比較例として書いてしまったのです。

ここで問題になったのが、比較例の中に請求項１の範囲に含まれるものが混じっていたということです。

請求項１は言葉で規定しているものなので、請求項２の数値範囲には含まれないが請求項１の範囲に入るものが存在します。
それを、比較例（本発明の効果が得られていないもの）として挙げるのはマズい・・・。
つまり、「請求項１の一部は発明の効果が無い」ということを自認しているようなものなのです。
当然、このことを審査官に突かれると、請求項２に限定補正するしか道が無くなってしまいます。

従って、上記のようなものについては、少し効果が劣る実施例として記載すべきなのです。

実はこれ、私の上司に指摘されたものなんですが、化学の分野ではよくあるミスなんだそうです。

ほんと、注意しないと。

どこまでやるか・・・

仕事で明細書作成をやっています。

この明細書作成をやっていて常に悩ましいのが、どの程度で妥協するかということです。

クレームを練ったり、不明瞭と思われる語句の定義を入れたり、実施例を追加したり・・・、とより良い明細書を突き詰めていくとキリがありません。

妥協というと言葉が悪いですが、完璧な明細書というのはこの世に存在しない以上、どこかでゴーサインを出さなければなりませんよね。

しかし、私は未熟者が故、どのレベルまで仕上げればいいのか、その基準が全く見えません（そもそも、全力でやってもまともに仕上がるのか疑問ですが・・・）。



今日、自分の中ではほぼ完成だと思っている明細書原稿を師匠に見てもらったのですが、実施例の不備を指摘されました。

しかも「（手抜きをして、）この件さっさと終わらせようとしてない？」とか言われる始末です・・・。

まだまだ私の基準は甘いようです・・・。

優先権のワナ

今やっているOA演習で、国内優先権の主張をしたら、拒絶理由（進歩性違反）が解消できるというのがありました。

つまり、引用文献が優先日の後に公開されたっていう事例だったんです。

これは完全に見落としてましたね。

審査官はちゃんと確認してくれているだろうと勝手に思ってましたが、実はそうではないようです。

おそらく、クレーム一つ一つについて優先権が有効かどうかを調べていかなければならないので、煩雑であるという事情があるのではないかと思います。

やはり、出願日、優先日は自分でしっかり確認するべきですね。

記載の有無の判断

私はよく化学系の出願のＯＡ対応をやっているんですが、化学系特有の難しさがあります。

そのうちの一つに、記載の有無の判断の難しさです。

 

29条や29条の2違反の判断をする場合、本願発明が引用文献の中に記載してあるかを調べます。

この場合、通常は引用文献の中に、同じような単語や文章があるかどうかを調べます。

ところが、化学系の明細書では、直接記載はしてないけど、計算してみたら同じことを言っているという場合があるんです。

例えば、本願の明細書には「90gの水に10gの食塩を加える」と書いてあるのに対し、引用文献では「10%食塩水を100g作る」と書いてある場合です。

だから、化学系の明細書においては、同じような文言があるか調べるだけでなく、明細書に書いてある数字から計算できるかも調べなければならないと。

 

う～ん、大変だ。　

進歩性と実施例の記載

進歩性欠如の拒絶理由通知がきた際、意見書中で、本願発明の効果を主張するのが常套手段です。
 

この場合、引用文献を比較例に当てはめることができれば、本願発明の効果は主張しやすいということを学びました。

 

こういう観点からも、明細書には実施例、比較例ともに十分に記載しておくべきですね。