Final OA後の対応

実務メモです。

先日、USに出願した件で、FinalのOfffice Actionが来ました。
その時に学んだことを書いておきます。

Final OAの対応でも、依然許可されなかった場合、アドバイザリーアクションが出されます。
その場合、対応として、継続審査請求（RCE = Request for Continued Examination）又は審判請求（Notice of Appeal）を検討します。

Appealでは、補正やデクラレーションが非常に制限されるため、通常は、まずRCEをかけて、審査官と十分なやり取りをしてからAppealをするようです。
（なお、Appealは、何れかのクレームが2回以上拒絶されていれば、請求することが可能）

また、Final OAでは、新規争点（new issue）を追加する補正は認められません。
従って、Final OA後に、new issueを加える補正（例えば、サブクレームの追加等）をしたい場合も、RCEを行います。

RCEを行っても、こちらの主張が認められず、審査官の意見にも承服できない場合は、Appealをすることになります。
Appealをする際に、Pre-Appeal Brief Conferenceを請求することができるそうです。
この制度を利用すれば、審査官の拒絶理由に明白な過失がある場合、安価で且つ迅速に結果を得ることができます。


と、こんなかんじです。
アメリカは、かなり特殊な制度が多いので、難しいですね・・・。

■関連
・米国特許法ざっくり解説

EPO Fees

再び実務の備忘録です。

ＥＰ出願では、近年の法改正によって、クレームの数が１５より多くなると追加料金を払わなければなりません。

では、追加料金っていくらかかるの？という話です。


調べてみると、２００７年１２月１４日から、１６番目以降のクレームには、１クレームにつき２００ユーロがかかるようになっています。

Decision of the Administrative Council of 14 December 2007 amending the Rules relating to Fees (CA/D 16/07)

２００ユーロは、現在の為替レートで換算すると、約２万５千円。
仮に１０クレームオーバーしていたとすると、それだけで２５万円（！）の追加料金を払わなければなりません・・・。

さらに、クレーム数が５０を超えるとそれ以降のクレームは、追加料金が５００ユーロ（約６万円）に跳ね上がります。

従って、あまりにクレームの数が多いようであれば、別出願にすることも検討した方が良いです。


なお、ＥＰの最新の料金体系は以下を参照して下さい。（注：ｐｄｆファイル）
Schedule of fees and expenses  Supplement to OJ EPO 2/2009 - corrected reprint

補足：パリ条約４条Ｃ（４）

昨日書いたパリ条約４条Ｃ（４）の記事について補足です。

 

コメントで、出願１と同一内容（発明Ａ）の出願２をすることに何の意味があるの？
という質問がありました。

おっしゃる通り、普通に考えるとかなり変なことをやってますが、その裏には複雑な理由があるんです・・・。

以下、昨日の記事には書いていない背景です。

出願１の出願から１年が経つくらいに（優先権が効く期間内）、発明Ａについての外国出願をするかどうかの検討をした。
その結果、発明Ａは今後自社で実施する可能性が高いので、是非とも外国にも出願したいということになった。
そこで、出願１に基づくパリ優先権を主張して、外国へ出願することになった。

しかし・・・。

今一度、出願１の明細書を読み返してみると、色々とマズい個所や記載が足りない個所が見つかり、明細書の内容を大幅に変更・追記する必要があることが判明した・・・。

通常であれば、出願ａの出願日から１年経過前に、国内優先権をかけて中身を修正した出願ｂをし、さらに出願ａ及び出願ｂに基づくパリ優先権を主張した外国出願ｃを行うというのが一般的である。

しかし、今回の場合は、出願１の内容を大幅な修正する必要があり、修正後のもの（出願２）は、優先権が効かないくらいに中身が変わってしまう。

また、出願１には致命的な欠陥（例えば、権利解釈に不利となる記載や、実験事実に反するデータ等）があり、出願１と出願２の間に法的な関係があると、出願２の権利解釈にむしろ悪影響を与える可能性がある。

以上の様な理由から、出願１に基づく国内優先権は主張せずに、別出願として出願２を出願することにした。
そして、出願２に基づくパリ優先権を主張して、外国出願３を行う予定である。


このとき、出願１は残したままにするか、出願取り下げをするかが問題になる。

でも、出願取り下げって、色々社内手続きを踏まなければいけないから、面倒だなぁ。
審査請求はしないという前提で、出願１を残しておくのはダメ？
やっぱり、なんかマズいかな？
（ここらへんは、完全に社内事情です・・・）


・・・と、非常に長々と書きましたが、以上が背景の全容です。

まあ、昨日も書いた通り、出願２に基づくパリ優先権が主張できなくなるので、出願１は絶対に取り下げるべきなのですけどね（パリ条約４条Ｃ（４））。

説明が分かりにくかったら、ごめんなさい。

パリ条約４条Ｃ（４）

今日仕事で遭遇した問題です。
備忘録的な意味で書いておきます。

 

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発明Ａについての出願１を行い、その１年後に、同じく発明Ａについての出願２をした。
出願１から１年経過後で、且つ出願２の出願日から１年以内に発明Ａについての外国出願３をする場合、外国出願３は出願２に基づくパリ優先権を主張できるか？
（出願１、出願２、外国出願３共に出願人は同じ）

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一見、外国出願３は出願２に基づくパリ優先権を主張できるように思えますが、答えは“否”！

根拠は、パリ条約４条Ｃ（４）です。

なお、出願２を出願する前に出願１が取り下げられていれば、出願２は発明Ａについての最初の出願となるので、出願２に基づくパリ優先権を主張することができます（ただし、出願１は公開されておらず、いかなる権利も存続させず、且つ優先権の基礎とされていない）。

この話がパッと出てきませんでした。
パリ条約とか、ほとんど頭に残って無いですねぇ・・・。

パラメーター特許２

（前回の続きです）

パラメーターで表現されたクレームには、特有の問題が起こることがあります。

問題その１：どういう発明か分かりにくい
パラメーターを使うと往々にして分かりにくいクレームになります。
パラメーターが一般的に用いられないものであれば尚更です。
例えば、「表面のアスカーＣ硬度が～で、体積抵抗が～である物体」と「硬くて絶縁性である物体」とでは、後者の方が分かりやすいですよね。（クレームの表現としては適切でありませんが）

問題その２：パラメーターの臨界的意義が求められる場合がある
パラメーターの数値範囲の内と外で顕著な効果の差があることを示さなければならない場合があります。
特に選択発明の場合は、実施例において臨界的意義を示さなければなりません。

問題その３：クレームの範囲を不用意に限定してしまう場合がある
パラメーター表現を使うと、どうしても数値でかっちり規定することになります。
その結果、しなくてもいい限定をしてしまうことが起こり得ます。
場合によっては機能的表現をした方が、適切な場合があります。

問題その４：審査官によってはパラメーター表現を許してくれない場合がある
審査官によっては、パラメーターに対して非常に厳しいです。
パラメーターの技術的意義の説明を執拗に求められたり、記載不備を厳しく指摘されたりします。
挙句に、製法クレームに直されたり、実施例に記載されたごくごく狭い範囲に限定させられてたりすることも・・・。

以上、思いつくものをざっと挙げてみましたが、他にもあるかもしれません。

そんなわけで、パラメーター特許はなかなかやっかいなのです。


で、前回の冒頭で述べた、私が担当することになった件なのですが、すでに出願されている発明についてパラメーターを変えたものをクレームにしただけというものでした・・・。
つまり、クレームでは一見違う表現がされているのですが、実施例レベルでは先願とほぼ同じ・・・。
先願と何とか違いを出せないかと四苦八苦しています。

こういうことが起こるのも、パラメーター特許のやっかいなところです・・・。

パラメーター特許

楽しかった盆休みも終わり、今日から仕事です。
ハァ、鬱だ・・・。

萎える気力をなんとか奮い立たせながら、業務に励みました。


今日は新しく担当する件について、発明者と面談をしました。
その発明と言うのが、ガチガチの物性値で規定されている、いわゆるパラメーター特許というやつでした。
私の担当する化学の分野ではよくある表現方法です。

パラメーターを使ったクレームが作成されるのは、以下の様な事情があります。
ある製品の開発において、従来の製品の製造方法から微妙な改良を加えることで、従来より優れた効果を持つ物ができることがあります。
しかし、その微妙な改良と言うのがあまりに微妙すぎて、完成品の構造や製造プロセスだけでは従来の物とうまく差別化できない場合があります。
そういう時に、新しく開発した物に対して様々な測定を行って、従来の物と違う数値が現れる測定方法を片っ端から探していくのです。
そして、違いの現れた測定方法とその数値範囲をクレームにします。
こうして、パラメーター特許ができるというわけです。（※１）

私の担当する製品はすでに成熟期に入っており、新たに開発される物も従来と基本的な構成がほとんど同じであるため、このような手法が多用されています。
しかし、このようなパラメーターで表現されたクレームにはそれ特有の問題が発生するのです・・・。

→次回へ続く

※１　上述した以外に、特許の検証性を担保するという理由もある。パラメーター特許であれば、他社製品を買ってきて、その製品に所定の分析を行えば、特許を侵害しているか否かの判断が容易にできるからである。